국내에 등록되지 아니한 특허권사용료가 국내원천소득에 해당하는지 여부

OOO가 쟁점특허권을 사용하여 엘지의 제품을 제조 후 미국 등과 같이 쟁점특허권이 등록된 국가에 수출하고 있는 바, 쟁점특허권은 OOO가 국내에서 사용한 것이며, 이에 대한 대가 역시 쟁점특허권을 사용한 제품 제조와 관련된 사용료이어서 국내원천소득으로 봄이 타당함

1. 처분개요

가. 청구법인은 미국내에 소재하는 외국법인(비거주자)으로 국내법인인 OOO전자주식회사(이하 OOO”라 한다)가 청구법인의 특허권을 침해한 사실에 대하여 특허소송을 진행하던 중 2009.4.9. OOO와 “특허권 라이선스 및 정산 합의서”를 체결하여 청구법인은 OOO에게 청구법인의 특허권(이하 “쟁점특허권”이라 한다) 사용을 허락하고, OOO는 청구법인에게 쟁점특허권에 대한 사용료를 지급하는 것에 합의하였다 .

나. 이후 OOO는 미화 OOO달러를 지급하기로 하였으며, 2009.7.20. 각각 미화 OOO달러 및 OOO달러(원화 합계 OOO원)를 지급하면서 2009년 귀속 법인원천세 OOO원 및 OOO원, 합계 OOO원(이하 “쟁점법인원천세”라 한다)을 원천징수하여 납부하였다.

다. 청구법인은 OOO가 청구법인에 지급한 특허권사용료에 대하여 쟁점법인원천세를 원천징수하여 납부하였으나, 법인세법 및 한­미조세규약에 따르면 국내원천소득이 아닌데도 OOO가 착오로 원천징수 후 납부한 것으로 보아 2012.4.12. OOO가 착오 납부한 쟁점법인원천세를 청구법인에게 직접 환급하는 내용의 경정청구서를 OOO세무서장에게 제기하였으나, OOO세무서장은 2012.9.4. OOO가 청구법인으로부터 원천징수한 쟁점법인원천세는 청구법인이 OOO에게 지급한 국내원천소득에 대하여 「법인세법」제93조 에 의거하여 OOO가 정당하게 원천 징수한 것으로 보아 청구법인에게 경정청구를 거부하는 처분을 하였다 .

라. 청구법인은 이에 불복하여 2012.11.16. 심판청구를 제기하였다.

2. 청구법인 주장 및 처분청 의견

가. 청구법인 주장

청구법인이 OOO로부터 지급받는 로열티는 대한민국에 등록되지 않은 특허권이며 대한민국 이외의 지역에서 사용할 것을 내용으로 한 것이므로 한미조세조약에 따라 국내원천소득이 아니며, 나아가 OOO가 대한민국에 등록되지 않은 청구법인의 쟁점특허권을 국내에서 제품제조 등에 사용하였다고 할지라도, 쟁점특허권이 대한민국에 등록되어 있지 않는 이상 청구법인은 OOO를 상대로 특허권침해를 주장하지 못하며 그 결과 OOO는 국내에서 청구법인의 쟁점특허권을 아무런 제한 없이 사용할 수 있었는 바, 화해계약상 화해대금에 OOO가 청구법인의 쟁점특허권을 국내에서 사용한 대가가 포함되어 있다고 볼 수 없으며, 화해계약상 화해대가는 청구법인의 쟁점특허권 실시 허여에 대한 대가로서의 성격을 가지는데, 화해계약에 따르면 OOO는 청구법인의 쟁점특허권을 대한민국 이외의 지역에서 사용하는 것에 대한 대가로 사용료를 지급하도록 되어 있으며, OOO는 대한민국 이외의 지역에서의 특허권 사용과 관련하여 화해대금을 지급하였다고 볼 수 있어 쟁점특허권 사용료는 국내원천소득에 해당하지 않는다.

나. 처분청 의견

청구법인은 OOO가 청구법인에게 지급한 로열티는 대한민국에 등록되지 않고 미국내에서만 등록된 특허권으로 OOO가 대한민국 이외의 지역에서 쟁점특허권을 사용한 것에 대하여 지급한 것으로 한미조세규약에 따라 국내 원천소득이 아니라고 주장하나, 소득의 원천을 규정하고 있는 「한·미 조세조약」 제6조 제3항에서 사용료소득에 대하여 재산의 사용 또는 사용할 권리에 대하여 지급되는 경우에만 동 체약국 내에 원천을 둔 소득으로 구분하고 있을 뿐 등록유무에 대하여는 규정 하고 있지 아니하며, OECD모델의 사용료에 대한 주석서에서도 특허권 등에 대하여 등록유무를 구분하지 않는다고 설명하고 있다. 또한법인세법에서는 한·미 조세조약에 근거하여 사용지 기준에 따라 과세하도록 규정하고 있었으며 조약에서 규정하고 있지 아니한 등록유무에 대하여 별도로 규정할 필요가 없었는 바, 국내세법과 조세조약에서 규정하고 있지 아니한 특허권의 국내 등록유무에 대하여 이를 기준으로 국내원천소득 해당여부를 판단할 수 없으며, 국내에 등록되지 않는 특허권이라고 하더라도 국내에서 특허권을 이용하여 특허권 대상 제품을 제조하고 이에 대하여 대가를 지급하는 경우에는 국내원천소득이라고 할 수 있다. 따라서, 청구법인은 OOO에게 청구법인의 쟁점특허권을 한국 이외의 지역에서만 사용할 것을 허락하고 그 대가를 지급받기로 하였다고 하나, 엘지가 청구법인의 특허권을 침해한 사유가 엘지가 청구법인의 특허권이 구현된 제품을 미국으로 수입하거나, 제조, 판매하여 발생하였으며, 이는 국내에서 제조된 OOO의 제품이 쟁점특허권을 사용해서 제조되어 미국으로 수입된 것이므로 결국 쟁점특허권을 사용해서 국내에서 OOO제품을 제조한 것으로 국내에서 특허권을 사용한 것이다.

다만, 쟁점특허권은 국내에서 등록되지 않는 특허권으로 국내에서는 효력이 없으므로 합의문상에는 대한민국외의 지역에서 쟁점특허권을 OOO가 사용하는데 허여한다고 기재된 것일 뿐 엘지가 쟁점특허권을 사용하여 OOO의 제품을 제조한 후 미국 등과 같이 쟁점특허권이 등록된 국가에 수출하고 있으므로, 쟁점특허권은 OOO가 국내에서 사용한 것이며, 이에 대한 대가 역시 쟁점특허권을 사용하여 제품을 제조하는 것과 관련된 사용료이어서 국내원천소득에 해당한다.

3. 심리 및 판단

가. 쟁점

OOO가 국내에 등록되지 않는 특허권에 대하여 청구법인에게 지급한 로열티가 국내원천소득에 해당하는지 여부 나. 관계법령

(1) 법인세법 (2008.12.26 법률 제9267호로 개정되어 2010.12.30 법률 제10423호로 개정되기 전의 것) 제93조【국내원천소득】외국법인의 국내원천소득은 다음 각 호와 같이 구분한다.

9. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 권리ㆍ자산 또는 정보(이하 이 호에서 “권리등”이라 한다)를 국내에서 사용하거나 그 대가를 국내에서 지급하는 경우의 당해 대가 및 그 권리등의 양도로 인하여 발생하는 소득. 다만，소득에 관한 이중과세방지협약에서 사용지를 기준으로 하여 당해 소득의 국내원천소득 해당여부를 규정하고 있는 경우에는 국외에서 사용된 권리등에 대한 대가는 국내지급 여부에 불구하고 이를 국내원천소득으로 보지 아니한다. 이 경우 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권 등 권리의 행사에 등록이 필요한 권리(이하 이 호에서 "특허권등" 이라 한다)는 해당 특허권등이 국외에서 등록되었고 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 경우에는 국내 등록 여부에 관계없이 국내에서 사용된 것으로 본다.

가. 학술 또는 예술상의 저작물(영화필름을 포함한다)의 저작권ㆍ특허권ㆍ상표권ㆍ디자인ㆍ모형ㆍ도면이나 비밀의 공식 또는 공정ㆍ라디오ㆍ텔레비전방송용 필름 및 테이프 기타 이와 유사한 자산이나 권리 (2008.12.26. 법률 제9267호로 개정되기 전의 것) 제93조【국내원천소득】외국법인의 국내원천소득은 다음 각 호와 같이 구분한다.

9. 다음 각목의 1에 해당하는 자산ㆍ정보 또는 권리를 국내에서 사용하거나 그 대가를 국내에서 지급하는 경우의 당해 대가 및 그 자산ㆍ정보 또는 권리의 양도로 인하여 발생하는 소득. 다만，소득에 관한 이중과세방지협약에서 사용지를 기준으로 하여 당해 소득의 국내원천소득 해당여부를 규정하고 있는 경우에는 국외에서 사용된 자산ㆍ정보 또는 권리에 대한 대가는 국내지급 여부에 불구하고 이를 국내원천소득으로 보지 아니한다.

가. 학술 또는 예술상의 저작물(영화필름을 포함한다)의 저작권ㆍ특허권ㆍ상표권ㆍ디자인ㆍ모형ㆍ도면이나 비밀의 공식 또는 공정ㆍ라디오ㆍ텔레비전방송용 필름 및 테이프 기타 이와 유사한 자산이나 권리 제98조【외국법인에 대한 원천징수 또는 징수의 특례】

① 외국법인에 대하여 제93조 제1호ㆍ제2호ㆍ제4호 내지 제7호 및 제9호 내지 제11호의 규정에 따른 국내원천소득으로서 국내사업장과 실질적으로 관련되지 아니하거나 그 국내사업장에 귀속되지 아니하는 소득의 금액(국내사업장이 없는 외국법인에 지급하는 금액을 포함한다)을 지급하는 자(제93조 제7호에 규정된 소득의 금액을 지급하는 거주자 및 비거주자를 제외한다)는 제97조의 규정에 불구하고 그 지급하는 때에 다음 각 호의 금액을 당해 법인의 각 사업연도의 소득에 대한 법인세로서 원천징수하여 그 원천징수한 날이 속하는 달의 다음달 10일까지 대통령령이 정하는 바에 따라 납세지 관할세무서 등에 납부하여야 한다. 다만, 제93조 제5호의 규정에 따른 소득 중 조세조약에 따라 국내원천사업소득으로 과세할 수 있는 소득을 제외한다.

3. 제93조 제1호ㆍ제2호ㆍ제9호 및 제11호의 규정에 따른 소득에 있어서는 그 지급액의 100분의

20. 다만, 제93조 제1호의 소득 중 국가ㆍ지방자치단체 및 내국법인이 발행하는 채권에서 발생하는 이자소득에 있어서는 그 지급액의 100분의 14로 한다.

(2) 한-미조세협약 제6조【소득의 원천】이 협약의 목적상 소득의 원천은 다음과 같이 취급된다.

(3) 제14조(사용료) (4)항에 규정된 재산(선박 또는 항공기에 관해서 본조(5)항에 규정된 것 이외의 재산)의 사용 또는 사용할 권리에 대하여 동 조항에 규정된 사용료는 어느 체약국내의 동 재산의 사용 또는 사용할 권리에 대하여 지급되는 경우에만 동체약국내에 원천을 둔 소득으로 취급된다. 제14조【사용료】

(1) 타방체약국의 거주자에 의하여 일방체약국내의 원천으로부터 발생되는 사용료에 대하여 동일방체약국이 부과하는 조세는, 하기 (2)항 및 (3)항에 규정된 경우를 제외하고는, 그 사용료총액의 15퍼센트를 초과해서는 아니된다.

(4) 본조에서 사용되는 "사용료"라 함은 다음의 것을 의미한다. (a) 문학.예술.과학작품의 저작권 또는 영화필름.라디오 또는 텔레비젼방송용필름 또는 테이프의 저작권.특허.의장.신안.도면.비밀공정 또는 비밀공식.상표 또는 기타 이와 유사한 재산 또는 권리.지식.경험.기능.선박 또는 항공기(임대인이 선박 또는 항공기의 국제운수상의 운행에 종사하지 아니하는 자인 경우에 한함)의 사용 또는 사용권에 대한 대가로서 받는 모든 종류의 지급금

다. 사실관계 및 판단

(1) 경정청구에 대한 처분청의 검토조사서(2012년 8월)에는 “청구법인은 OOO에게 청구법인의 쟁점특허권을 한국 이외의 지역에서만 사용할 것을 허락하고 그 대가를 지급받기로 하였다고 하나, OOO가 청구법인의 특허권을 침해한 사유가 OOO가 청구법인의 특허권이 구현된 제품을 미국으로 수입하거나, 제조, 판매하여 발생하였으며, 이는 국내에서 제조된 OOO의 제품이 쟁점특허권을 사용해서 제조되어 미국으로 수입된 것이므로 결국 쟁점특허권을 사용해서 국내에서 OOO제품을 제조한 것으로 국내에서 특허권을 사용한 것이다. 다만, 쟁점특허권은 국내에서 등록되지 않는 특허권으로 국내에서는 효력이 없으므로 합의문상에는 대한민국외의 지역에서 쟁점특허권을 OOO가 사용하는데 허여한다고 기재된 것을 뿐 OOO가 쟁점특허권을 사용하여 OOO의 제품을 제조 후 미국 등과 같이 쟁점특허권이 등록된 국가에 수출하고 있으므로, 쟁점특허권은 OOO가 국내에서 사용한 것이며, 이 에 대한 대가 역시 쟁점특허권을 사용하여 제품을 제조하는 것과 관련된 사용료이어서 국내원천소득에 해당된다(조심 2011중369, 2011.5.25. 같은 뜻임).”고 기재되어 있다.

(2) 특허권 라이선스 및 정산합의서(2009.4.9) 내용은 아래와 같다. OOO의 의무이행 여부에 따라 그리고 그것을 조건으로 OOO은 완전히 대가를 지불받고 OOO와 그 계열사가 한국을 제외한 전세계에서 OOO의 특허권을 사용하여 일체의 라이선스 제품을 제조하거나 이미 제조했거나, 사용, 판매, 판매제안 또는 다른 방법으로 처리할 수 있는, 비독점적이고, 취소불가능한 라이선스를 부여한다. 여기서 부여하는 라이선스란 (ⅰ) 라이선스 제품을 한국을 제외한 전세계에서 제조하거나, 이미 제조했거나, 사용, 리스, 판매제안, 판매 및 수입할 권한, (ⅱ) 라이선스 제품에 대한 개발, 제조, 시험 및 수리와 관계되거나 그에 수반한 기계, 장비, 원자재 및 다른 수단들을 제조하거나, 이미 제조했거나 사용 및 수입할 권한, (ⅲ) 어떤 라이선스 제품이라도 엘지의 고객에게 배송할 수 있는 권한 및 라이선스 제품이 색슨의 특허권에 대한 침해 혐의를 판정할 주권 기준이 아니고, 어떠한 간접 침해도 구성하지 않은 범위에서 타사 제품과 함께 라이선스 제품을 사용하거나 재판매할 권리를 포함한다. 또한, 이미 제조한 물품에 대한 권리는 오직 라이선스 제품에 대하여만 적용되고, 엘지나 그 계열회사 브랜드의 라이선스 제품이 아닌 타사 제품을 계약생산하는 것을 포함하지 않고, 그 물품을 수탁생산할 권리를 허락하지도 않는다.

(3) 살피건대, 청구법인은 OOO가 청구법인에게 지급한 로열티는 대한민국에 등록되지 않고 미국내에서만 등록된 특허권으로 OOO가 대한민국 이외의 지역에서 쟁점특허권을 사용한 것에 대하여 지급한 것으로 한미조세조약에 따라 국내 원천소득이 아니라고 주장하나, 쟁점특허권은 국내에서 등록되지 않은 특허권으로 국내에서는 효력이 없으므로 합의문상에는 대한민국외의 지역에서 쟁점특허권을 엘지가 사용하는데 허여한다고 기재된 것을 뿐 OOO가 쟁점특허권을 사용하여 OOO의 제품을 제조 후 미국 등과 같이 쟁점특허권이 등록된 국가에 수출하고 있는 바, 쟁점특허권은 엘지가 국내에서 사용한 것이며, 이에 대한 대가 역시 쟁점특허권을 사용하여 제품을 제조하는 것과 관련된 사용료이어서 국내원천소득에 해당하는 것으로 보이므로 처분청이 청구법인의 경정청구를 거부한 처분은 잘못이 없는 것으로 판단된다(조심 2011중369, 2011.5.25. 같은 뜻임).

4. 결론

이 건 심판청구는 심리결과 청구주장이 이유없으므로 「국세기본법」제81조 및 제65조 제1항 제2호에 의하여 주문과 같이 결정한다.